L'ambito del confronto tra tecnica anteriore nella violazione dei brevetti di design

di Dennis Crouch

L'appello pendente nel caso Columbia Sportswear North America, Inc. contro Seirus Innovative Accessories, Inc., 2021-2299 (Fed. Cir. 2022) solleva una serie di importanti questioni di diritto sui brevetti di design, inclusa una questione di prima impressione sulla portata di "confronto dello stato dell'arte" disponibile per l'analisi di violazione dell'osservatore ordinario sotto Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008) (en banc) e il suo principale predecessore Smith v. Whitman Saddle Co, 148 US 674 (1893). Dopo la Dea Egizia, il Circuito Federale ha attribuito rinnovata importanza al preteso "articolo di fabbricazione", ma non nella parte comparativa dell'analisi delle infrazioni.

Nel 2021, il Circuito Federale ha emesso l’importante, seppur breve, decisione sul brevetto di design In re SurgiSil, LLP, 14 F.4th 1380 (Fed. Cir. 2021). Nel caso SurgiSil, la corte ha ritenuto che il particolare articolo di fabbricazione citato nelle rivendicazioni non dovesse essere ignorato, nemmeno a scopo di anticipazione. L'impianto cosmetico per labbra di SurgiSil ha una forma notevolmente simile a molti altri cilindri a due punte. Ad esempio, l'immagine sopra mostra l'impianto per labbra SurgiSil (in basso) rispetto a un moncone di fusione della tecnica precedente (in alto) venduto da Blick.

Il PTAB ha ritenuto anticipata la richiesta di SurgiSil, ma il Circuito Federale ha fatto marcia indietro, ritenendo che un moncone di fusione non anticipa un impianto del labbro.

Gli avvocati specializzati in brevetti di utilità conoscono la decisione Schreiber che consente l'utilizzo di opere d'arte non analoghe per i rifiuti anticipati. In re Schreiber, 128 F.3d 1473 (Fed. Cir. 1997)("se un riferimento sia analogo all'arte è irrilevante o meno quel riferimento anticipa"). In un certo senso, Schreiber potrebbe essere visto come un’intesa con SurgiSil. In realtà, però, le due decisioni combaciano bene e SurgiSil non ha stabilito una regola speciale sui brevetti di design né ha rifiutato Schreiber. Piuttosto, Surgisil ha semplicemente interpretato l'affermazione in questione come se richiedesse un impianto per le labbra e ha poi ritenuto che un impianto non labbra non soddisfacesse tale limitazione dell'affermazione. Noterò che SurgiSil era un appello presentato da un richiedente di brevetto da parte dell'USPTO. Il caso è stato rinviato all'USPTO 10 mesi fa e non è stato ancora rilasciato alcun brevetto. Mi aspetto che l'esaminatore abbia ora respinto l'affermazione per motivi di ovvietà.

SurgiSil, insieme alla precedente decisione della corte nel caso Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc., 938 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2019), attribuisce nuovo peso al dichiarato "articolo di fabbricazione". Una questione aperta è come questo focus dovrebbe svolgersi nell’analisi della violazione nel caso Egyptian Goddess, Inc. contro Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008) (en banc).

La portata del brevetto di design è tipicamente determinato dal suo articolo di fabbricazione citato e dalla singola forma di realizzazione mostrata nei disegni. Un disegno accusato non deve corrispondere esattamente ai disegni. Piuttosto, ciò che facciamo è chiederci se un “comune osservatore” si lascerebbe ingannare dal fatto che il disegno accusato sia quello brevettato. Dea egiziana. Prima di effettuare il confronto, si suppone che l'osservatore comune acquisisca familiarità con lo stato della tecnica (se la questione viene sollevata). La tecnica precedente viene utilizzata per aiutare a misurare la portata delle rivendicazioni. Se non esiste una tecnica anteriore lontanamente simile, allora al disegno brevettato verrà data una portata più ampia da parte dell'osservatore comune; d'altro canto, quando la tecnica anteriore è abbastanza simile al modello brevettato, l'ambito del brevetto sarà ristretto. Da notare che il confronto tra lo stato dell'arte viene utilizzato solo su richiesta dell'accusato contraffattore, quindi la questione sorgerà strategicamente solo quando l'imputato avrà prove di uno stato dello stato d'arte molto simile.

La questione aperta : A quale tecnica precedente dovremmo guardare quando facciamo un confronto? Tale questione è all’esame del tribunale nel caso Columbia Sportswear North America, Inc. contro Seirus Innovative Accessories, Inc., 2021-2299 (Fed. Cir. 2022) (pendente dinanzi al Circuito Federale). Nel caso, il contraffattore accusato (Seirus) aveva fatto un confronto accurato con la tecnica precedente, l'unico problema è che i riferimenti provenivano da articoli di fabbricazione disparati molto lontani dal "materiale termoriflettente" dichiarato dalla Columbia. Il caso è potenzialmente grosso a causa del rimedio alla restituzione del profitto disponibile nei casi di brevetti di design. 35 USC 289 ("[il contraffattore] sarà responsabile nei confronti del titolare [del brevetto] nella misura del profitto totale [del contraffattore]"). E potremmo aspettarci un forte potenziale che una decisione qui dal lato della violazione si rifletterà e si applicherà anche in qualsiasi analisi di ovvietà.